Czy każda marka otrzyma ochronę prawną jako znak towarowy?

Nie każda dobra nazwa, logo lub inne oznaczenie służące jako marka może zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

Aby oznaczenie mogło uzyskać ochronę, musi przede wszystkim nadawać się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Innymi słowy, marka musi być na tyle wyraźna, by klienci postrzegali ją jako informację o źródle komercyjnego pochodzenia produktów, czyli kojarzyli nazwę czy grafikę z produktami lub usługami, które są nią oznaczane. Po samej marce klient powinien móc zadecydować, czy chce nabyć produkt lub usługę jeszcze raz, zadowolony z ich właściwości, które zaczyna utożsamiać z samą marką i móc łatwo odróżnić konkretny rodzaj produktów lub usług, tych pochodzących od właściciela marki, od podobnych, konkurencyjnych produktów lub usług, których ta konkretna marka już nie oznacza.

W praktyce jednym z najważniejszych kryteriów, czy marka zostanie zarejestrowana jako znak towarowy, jest jej tzw. charakter odróżniający.

Kiedy marka ma charakter odróżniający?

Charakter odróżniający oznacza, że odbiorca może postrzegać nazwę, logo lub inne oznaczenie jako informację o komercyjnym pochodzeniu danego produktu lub usługi, a nie jedynie jako ich opis czy element nieistotny (jak przykładowo kolor opakowania, który w większości przypadków nie kojarzy się z jedną konkretną marką).

Ocena charakteru odróżniającego zawsze odbywa się w odniesieniu do konkretnych towarów i usług, dla którzy znak jest przeznaczony. To samo słowo może więc być bardzo dobrym znakiem towarowym dla jednego rodzaju produktów i jednocześnie nie nadawać się do rejestracji jako znak towarowy dla innych.

Pod kątem siły odróżniającej marki, można wyróżnić 3 grupy oznaczeń.

1. Marka abstrakcyjna

Oznacza to, że:

a. marka nie ma własnego, inherentnego znaczenia
(np. „Reebok”, „BMW”, „Pepsi”),

lub

b. nie ma szczególnego znaczenia w odniesieniu do produktów lub usług, dla których ma być używane,
np. „Vistula” w odniesieniu do ubrań czy „Apple” (ang. jabłko) w odniesieniu do komputerów i elektroniki użytkowej.

Uwaga: jeśli oznaczenie jest słowem obcojęzycznym, jego znaczenie również może zostać uwzględnione — jeśli przeciętny klient na danym rynku może je zrozumieć.

2. Marka aluzyjna

Czyli jedynie pośrednio kojarzy się z produktami lub usługami, dla których jest przeznaczone, nie opisując ich wprost.
Przykłady: „Jaguar” dla samochodów, „Medicine” dla ubrań. Nazwa może również nawiązywać do pewnej cechy produktu albo wywoływać związane z nim skojarzenie.

Istotna jest jednak różnica pomiędzy aluzją a bezpośrednim opisem.

Jeżeli odbiorca musi wykonać pewien wysiłek interpretacyjny, aby powiązać nazwę z cechami produktu, oznaczenie może zachować charakter odróżniający. Natomiast oznaczenie, którego znaczenie bezpośrednio i konkretnie informuje o właściwościach towaru lub usługi, może zostać uznane za opisowe.

3. Marka, której znaczenie wykracza poza treść opisową

Oznaczenie nie może składać się wyłącznie z informacji opisujących produkt, takich jak:

• rodzaj („kobiece ubrania”),

• miejsce pochodzenia („szyte w Polsce”),

• jakość („pierwszy gatunek”),

• ilość („komplet dwuczęściowy”),

• przeznaczenie („dla niej”, „przeciwdeszczowe”),

• sposób wytwarzania („ręcznie tkane”),

• skład („100% jedwab”),

• funkcja lub przydatność („wieczorowe”, „górskie”).

Jeżeli marka zawiera takie elementy opisowe, powinna dodatkowo zawierać oryginalne, wyróżniające ją elementy, np. grafikę lub charakterystyczną stylizację.

Prawo nie powinno przyznawać jednemu przedsiębiorcy monopolu na słowa, których konkurenci potrzebują do zwykłego opisywania swoich produktów. Zarówno polskie Prawo własności przemysłowej, jak i przepisy dotyczące unijnego znaku towarowego wyłączają z rejestracji oznaczenia składające się wyłącznie z takich elementów.

Podobny problem dotyczy oznaczeń, które weszły do języka potocznego albo są zwyczajowo używane w danej branży. Klasycznym przykładem jest „rower”, nazwa wywodząca się od marki Rover, która z czasem stała się nazwą rodzajową pojazdu. Podobnie „termos” pochodzi od znaku Thermos, a dziś w powszechnym języku oznacza po prostu naczynie izolacyjne. Z kolei „jacuzzi” wywodzi się od nazwiska twórców systemu hydromasażu, choć potocznie często określa się tak każdą wannę z hydromasażem. Jeszcze innym przykładem jest „heroina”, która pierwotnie była znakiem towarowym firmy Bayer dla produktu leczniczego, a następnie całkowicie utraciła funkcję oznaczenia konkretnego pochodzenia handlowego.

A co w sytuacji, gdy logo zawiera słowa opisowe?

Dodanie grafiki lub stylizacji może w niektórych przypadkach sprawić, że całe oznaczenie słowno-graficzne uzyska wystarczający charakter odróżniający.

Nie każda grafika jednak wystarczy. Prosta czcionka, ramka, kolor czy banalny element graficzny mogą nie przezwyciężyć opisowości słów. UPRP wskazuje przykłady znaków, w których uboga grafika nie wystarczyła do nadania oznaczeniu charakteru odróżniającego.

Co więcej, nawet jeżeli znak słowno-graficzny zostanie zarejestrowany, nie oznacza to automatycznie uzyskania wyłączności na samo opisowe określenie.

Użycie języka obcego nie pozwala automatycznie ominąć zakazu rejestracji określeń opisowych.

Jeżeli znacząca część właściwych odbiorców rozumie znaczenie danego słowa, urząd może uwzględnić jego znaczenie i odmówić rejestracji znaku towarowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku prostych słów angielskich czy terminologii branżowej powszechnie rozumianej przez daną grupę klientów.

Wyjątek: wtórna zdolność odróżniająca. Nawet oznaczenie, które początkowo nie posiadało charakteru odróżniającego albo było opisowe, może w określonych przypadkach uzyskać ochronę, jeżeli wskutek intensywnego używania odbiorcy zaczęli kojarzyć je z jednym konkretnym przedsiębiorcą. Uzyskanie tej ochrony wymaga jednak przedstawienia obszernego materiału dowodowego, np. danych o sprzedaży i udziale w rynku, długości i zasięgu używania znaku, nakładach reklamowych, materiałach promocyjnych, badaniach opinii publicznej lub oświadczeniach organizacji branżowych. Sam fakt intensywnej reklamy nie wystarcza, jeżeli z dowodów nie wynika, że właściwi odbiorcy zaczęli postrzegać oznaczenie jako wskazanie konkretnego przedsiębiorcy (w rozumienia “źródła pochodzenia”, czyli odbiorcy postrzegają proudkty lub usługi z marką jako “te same” i różniące się od produktów konkurencji z tych samych lub podobnych kategorii). Proces ten jest skomplikowany, ponieważ rozpoznawalność marki trzeba udowodnić na całym terytorium objętym wnioskiem.

Poza charakterem odróżniającym, który musi być przynajmniej na minimalnym poziomie, marka powinna jeszcze spełniać następujące warunki, żeby zostać skutecznie zarejestrowana.

Marka powinna pozostawać w zgodzie z interesem publicznym

Ochrona znaku towarowego musi godzić interes przedsiębiorcy z interesem konsumentów oraz innych uczestników rynku.

Rejestracja może zostać dokonana, jeżeli:

a. Marka nie zawiera chronionej symboliki

np. symbolów państwowych, Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych (takich jak Komitet Olimpijski), bez wymaganej zgody właściwego organu.

b. Jeśli marka zawiera nazwę zarejestrowanej odmiany rośliny, nazwa odmiany nie pełni w niej zasadniczej funkcji odróżniającej

Jeżeli znak zawiera chronioną nazwę odmiany roślin, sama obecność dodatkowych elementów nie zawsze wystarczy do rejestracji. Znaczenie ma to, czy pozostałe elementy nadają całemu oznaczeniu samodzielny charakter odróżniający i czy nazwa odmiany nie pełni w nim zasadniczej funkcji odróżniającej.
Rejestr odmian roślin: https://www.gov.pl/web/piorin/wykaz-odmian

c. Marka nie wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia geograficznego produktu

Dotyczy to zwłaszcza produktów o chronionych oznaczeniach geograficznych, np. Bordeaux, oscypek, Parmigiano Reggiano, rogale świętomarcińskie, jabłka grójeckie.
Rejestr oznaczeń: https://tmdn.org/giview/

Przy produktach alkoholowych element geograficzny może być użyty tylko wtedy, gdy odpowiada faktycznemu miejscu produkcji.

W przypadku miejscowości homonimicznych (o tej samej nazwie, ale różnych lokalizacjach) rejestracja jest możliwa, o ile klienci nie będą błędnie kojarzyć produktu z innym, słynniejszym regionem.

Jak urzędy oceniają zgłoszenia znaków towarowych?

System rejestracji znaków towarowych ma z jednej strony chronić interes przedsiębiorcy, który chce uzyskać wyłączne prawo do swojej marki, a z drugiej interes konsumentów oraz innych uczestników rynku.

W polskim postępowaniu Urząd Patentowy RP z urzędu bada tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji. Sprawdza więc przede wszystkim samo oznaczenie i ocenia, czy może ono uzyskać ochronę jako znak towarowy. Jeżeli tak, zgłoszenie jest publikowane i rozpoczyna się okres, w którym właściciele wcześniejszych praw mogą wnieść sprzeciw. UPRP informuje wprawdzie zgłaszającego o znalezionych wcześniejszych podobnych lub identycznych znakach, ale nie odmawia z tego powodu rejestracji ze swojej inicjatywy.

Urzędy badają, czy rejestracja znaku:

• pozostaje w zgodzie z ochroną konsumentów,

• jest uczciwa względem konkurentów.

Z perspektywy konsumenta

Znak powinien:

a. nie wprowadzać w błąd, np. co do jakości, rodzaju czy pochodzenia produktów,
b. nie naruszać uczuć odbiorców, np. związanych z tożsamością narodową, religijną, orientacją seksualną, zdrowiem,
c. pozostawać zgodny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, a więc nie być wulgarny czy obsceniczny.

Z perspektywy konkurenta: poszanowanie uczciwych praktyk handlowych

Rejestracja znaku nie może uniemożliwiać innym przedsiębiorcom korzystania z opisowych określeń dotyczących ich produktów lub usług.

Dlatego elementy opisowe muszą pozostać w domenie publicznej.

Marka zgłaszana jako znak powinno zawierać coś więcej: elementy, które nadają jej oryginalność i zdolność odróżniającą.

Do bezwzględnych przeszkód rejestracji, w związku z którymi Urząd odmawia rejestracji znaku na etapie zgłoszenia, należą również m.in. brak charakteru odróżniającego, opisowość oznaczenia czy jego zwyczajowy charakter. Są one oceniane przez urząd niezależnie od tego, czy którykolwiek konkurent zgłosi zastrzeżenia.

Z perspektywy konkurentów: określenia opisowe muszą pozostać dostępne

Jedną z przyczyn, dla których nie można monopolizować oznaczeń wyłącznie opisowych, jest potrzeba pozostawienia ich do swobodnego używania przez innych przedsiębiorców.

Producent odzieży nie powinien więc uzyskać wyłączności na określenia potrzebne konkurentom do informowania klientów np. o tym, że ich produkty są „przeciwdeszczowe”, „jedwabne” czy „szyte w Polsce”.

Dlatego marka zgłaszana jako znak powinna zawierać coś więcej: elementy pozwalające klientowi rozpoznać ją jako oznaczenie pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy.

Wcześniejsze prawa konkurentów

Inaczej wygląda sytuacja z wcześniejszymi znakami towarowymi w odniesieniu do znaku zgłaszanego i innymi prawami osób trzecich. Są to co do zasady względne przeszkody rejestracji, które właściciel wcześniejszego prawa musi podnieść w sprzeciwie, by zostały uwzględnione przez Urząd. W Polsce termin na wniesienie sprzeciwu wynosi trzy miesiące od publikacji zgłoszenia.

a. Brak kolizji z wcześniejszym znakiem towarowym

Właściciel wcześniejszego znaku może sprzeciwić się rejestracji późniejszego oznaczenia przede wszystkim wtedy, gdy:

• znaki i towary lub usługi są identyczne, albo

• oznaczenia oraz towary lub usługi są identyczne lub podobne w takim stopniu, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące również ryzyko skojarzenia znaków.

Samo podobieństwo dwóch nazw nie przesądza więc jeszcze o kolizji. Ocena obejmuje zarówno podobieństwo oznaczeń, jak i towary lub usługi, dla których mają być używane, oraz sposób postrzegania ich przez właściwych odbiorców.

Baza do wstępnego sprawdzania wcześniejszych znaków: TMview.

Warto szukać nie tylko znaków identycznych, ale także podobnych słownie, fonetycznie i wizualnie oraz korzystać z wyszukiwania obrazem.

b. Znaki renomowane

Jeszcze szersza ochrona może przysługiwać wcześniejszemu renomowanemu znakowi towarowemu.

W takim przypadku problem może pojawić się również wtedy, gdy późniejszy znak ma być używany dla innych towarów lub usług. Właściciel renomowanego znaku może sprzeciwić się rejestracji, jeżeli używanie późniejszego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny:

• przynosiłoby nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku,

• osłabiałoby jego charakter odróżniający,

• szkodziłoby jego renomie.

Dotyczy to np. znaków o bardzo silnej pozycji i rozpoznawalności na rynku. Nie każde powszechnie znane oznaczenie będzie jednak automatycznie „znakiem renomowanym” w prawnym znaczeniu tego pojęcia.

Prawa osób trzecich, które również należy uwzględnić

Podstawą sprzeciwu może być nie tylko wcześniejszy znak towarowy, lecz również wcześniejsze prawo osobiste lub majątkowe, jeżeli używanie zgłoszonego znaku mogłoby je naruszać. UPRP wymienia w tym kontekście prawa autorskie, prawo do imienia i nazwiska, wizerunku, firmy czy wzoru przemysłowego

a. Prawa autorskie do projektu graficznego

Jeżeli znak jest na tyle oryginalny, że stanowi „utwór”, konieczne jest uzyskanie praw autorskich (najczęściej na podstawie umowy z projektantem lub podmiotem zatrudniającym). Samo zamówienie i opłacenie projektu graficznego nie zawsze oznacza automatyczne nabycie autorskich praw majątkowych w zakresie potrzebnym do jego dalszego używania i rejestracji.

b. Prawa do postaci i elementów chronionych

Każde wykorzystanie postaci fikcyjnych, ilustracji czy elementów chronionych prawem autorskim wymaga zgody właściciela praw bądź ustalenia, że prawa autorskie wygasły i weszły to tzw. domeny publicznej.

c. Dobra osobiste: imię, nazwisko, wizerunek

Użycie w znaku czyjegoś imienia, nazwiska lub podobizny wymaga zgody tej osoby.

Przykłady:

• wizerunek założyciela KFC, Harlanda Davida Sandersa,

• nazwiska projektantów w nazwach domów mody, takich jak „Versace” czy „Armani”.

d. Zgłoszenia dokonane w złej wierze

W Polsce zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze stanowi bezwzględną przeszkodę udzielenia ochrony.

Zła wiara może występować w szczególności wtedy, gdy zgłaszający wie, że dane oznaczenie jest już używane przez inny podmiot, a mimo to dokonuje zgłoszenia przede wszystkim po to, aby:

• zablokować temu podmiotowi dalsze używanie oznaczenia,

• przejąć korzyści wynikające z wypracowanej przez niego renomy,

• uzyskać przewagę negocjacyjną, np. zmusić wcześniejszego użytkownika do odkupienia znaku,

• czekać na wygaśnięcie ochrony cudzego znaku lub nieodnowienie domeny, a następnie zarejestrować cudzy znak dla siebie (lub niezgłoszony wcześniej znak tożsamy z domeną) i próbować odsprzedać je wcześniejszemu właścicielowi,

Nie każde zgłoszenie cudzego lub podobnego oznaczenia oznacza jednak automatycznie złą wiarę. Jej istnienie ocenia się na podstawie całokształtu okoliczności istniejących w chwili zgłoszenia, w tym wiedzy zgłaszającego o wcześniejszym używaniu oznaczenia oraz celu, w jakim dokonał zgłoszenia.

Dlatego warto zgłosić własną markę odpowiednio wcześnie. Uzyskanie wcześniejszego prawa znacząco wzmacnia pozycję przedsiębiorcy wobec późniejszych kolizyjnych zgłoszeń i ogranicza ryzyko, że ktoś inny spróbuje zarejestrować używane przez niego oznaczenie na swoją rzecz.

Legalne używanie symbolu ®

Symbol ® możesz stosować dopiero po uzyskaniu rejestracji.
Użycie go wcześniej jest nielegalne i może skutkować sankcjami.

Podsumowanie

Ochrona znaku towarowego to nie tylko kwestia formalna: to strategiczna decyzja biznesowa, która:

• zabezpiecza tożsamość marki,

• wzmacnia Twoją pozycję rynkową,

• minimalizuje ryzyko sporów,

• zwiększa wartość firmy.

Znając zasady dotyczące zdolności odróżniającej, możesz:

• zaprojektować markę, która naprawdę się wyróżnia,

• skutecznie ją chronić,

• rozwijać swój biznes z większą pewnością.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w kolejnych krokach, weryfikacji projektu marki lub zgłoszenia do ochrony, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie własności intelektualnej.