Jak prawnie chronić wygląd produktu i opakowania przed kopiowaniem?
Klient często rozpoznaje produkt, zanim jeszcze przeczyta jego nazwę. Kojarzy charakterystyczny kształt pudełka, puszki czy butelki, kolorystykę opakowania, ilustrację na etykiecie albo szatę graficzną całej serii produktów.
To właśnie te elementy mogą sprawić, że produkt wyróżnia się na półce lub w sklepie internetowym. I właśnie dlatego mogą być również atrakcyjne dla konkurencji.
Jeżeli konkurent wprowadzi produkt o podobnym wyglądzie, sama rejestracja nazwy marki jako znaku towarowego może nie wystarczyć, by skutecznie chronić markę, szczególnie jeśli konkurent nie będzie się tą nazwą posługiwał. Kształt opakowania, grafika etykiety czy pudełka, a także sam wygląd produktu mogą jednak podlegać ochronie prawnej na różne sposoby.
Kluczowe pytanie brzmi więc: które elementy wyglądu produktu mają największe znaczenie dla marki i skopiowanie których z nich przez konkurencję zaszkodziłoby jej najbardziej?
Dopiero po odpowiedzi na to pytanie można przeanalizować produkt i markę pod kątem posiadanych aktywów własności intelektualnej oraz ocenić, które z nich warto dodatkowo zabezpieczyć lub zarejestrować. Celem jest stworzenie takiej ochrony prawnej, która odpowiada rzeczywistym potrzebom biznesu.
Co właściwie warto chronić?
Spójrzmy przykładowo na kosmetyk sprzedawany w charakterystycznym opakowaniu.
Ochroną prawną można objąć oddzielnie:
nazwę marki lub produktu;
logo;
kształt flakonu, butelki albo innego pojemnika;
wygląd całego opakowania;
układ graficzny etykiety;
ilustracje, wzory i inne elementy dekoracyjne;
rozwiązania techniczne zastosowane w produkcie lub opakowaniu, np. konstrukcję zamknięcia;
poufne informacje, np. receptury, procesy produkcyjne lub know-how.
Nie wszystkie te elementy chroni się w ten sam sposób.
Nazwa i logo najczęściej będą chronione jako znaki towarowe.
Wygląd produktu lub opakowania może być chroniony jako wzór przemysłowy.
Konstrukcja produktu lub opakowania, np. mechanizm zamykania, może w odpowiednich przypadkach podlegać ochronie jako wzór użytkowy.
Oryginalna ilustracja lub projekt graficzny może korzystać z ochrony prawa autorskiego.
Receptura, proces produkcyjny albo inne poufne know-how mogą z kolei podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa.
W niektórych przypadkach te prawa mogą się nakładać. Ten sam produkt może więc wymagać jednocześnie ochrony nazwy, wyglądu, rozwiązania technicznego i elementów twórczych (grafik czy autorskiego tekstu opisującego produkt).
Dlatego przy wartościowym produkcie warto patrzeć na ochronę szerzej niż tylko przez pryzmat nazwy marki i jej rejestracji jako znaku towarowego.
IP SCAN
Jeżeli firma nie wie jeszcze, jakie prawa własności intelektualnej właściwie posiada i które z nich warto zabezpieczyć, dobrym punktem wyjścia do zbudowania strategii ochrony prawnej marki może być IP Scan. IP SCAN to usługa wstępnej diagnostyki aktywów własności intelektualnej w Twojej firmie i sposobów ich ochrony prawnej. Jest przeprowadzana w kontekście Twojego modelu biznesowego, produktów lub usług oraz planów rozwoju. Kończy się wydaniem raportu pozwalającego zrozumieć:
jakie konkretnie aktywa własności intelektualnej już posiadasz: np. nazwę lub znak towarowy, logo, prawa do treści marketingowych, oprogramowania, projektów opakowań czy oferowanych produktów;
w jaki sposób mogą być chronione prawnie;
jakie działania warto podjąć, w jakiej kolejności oraz z jakimi kosztami mogą się wiązać.
Wzór przemysłowy: gdy wartością jest wygląd produktu
Jeżeli przewaga produktu wynika przede wszystkim z jego wyglądu, jednym z podstawowych narzędzi ochrony jest wzór przemysłowy.
Prawem z rejestracji wzoru przemysłowego może być chroniony na wyłączność wygląd całego produktu albo jego części, określony w szczególności przez jego kontury, kształt, kolorystykę, fakturę, materiał czy zdobienia.
W praktyce jako wzór przemysłowy można chronić na przykład:
charakterystyczny kształt flakonu perfum;
wygląd pudełka kosmetyku;
wzór naniesiony na powierzchnię produktu;
kompozycję elementów opakowania;
określony wygląd samego produktu.
Rejestracja wzoru przemysłowego Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pozwala uzyskać jednolitą ochronę na całym terytorium UE. Zarejestrowany wzór UE jest chroniony początkowo przez pięć lat od daty zgłoszenia, a ochronę można odnawiać na kolejne pięcioletnie okresy, maksymalnie do 25 lat.
Można również zarejestrować wzór krajowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). W takim przypadku ochrona przysługuje na terytorium Polski. Rejestracja krajowa może mieć jednak znaczenie także wtedy, gdy inna osoba zarejestruje później podobny wzór unijny: w określonych przypadkach wcześniejszy wzór polski może stanowić podstawę wniosku o unieważnienie późniejszego wzoru unijnego.
Sama rejestracja to jednak nie wszystko
Aby wzór korzystał z ochrony, musi spełniać określone wymagania, w szczególności dotyczące nowości i indywidualnego charakteru.
W przypadku wzoru UE EUIPO nie prowadzi przed rejestracją pełnego badania wcześniejszego wzornictwa pod kątem nowości i indywidualnego charakteru.
Procedura przed UPRP wygląda nieco inaczej. Urząd może odmówić udzielenia prawa, jeżeli postać produktu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru. Nie jest to jednak pełne badanie wcześniejszego stanu wzornictwa dające gwarancję późniejszej ważności rejestracji.
Dlatego sam fakt uzyskania rejestracji nie daje jeszcze gwarancji, że prawo nie zostanie później zakwestionowane.
Jeżeli wygląd produktu jest istotnym aktywem firmy, przed zgłoszeniem warto więc ocenić wcześniejsze podobne projekty oraz przemyśleć sposób przedstawienia wzoru w dokumentacji zgłoszeniowej.
To, co dokładnie pokażemy w zgłoszeniu, ma później bezpośredni wpływ na zakres ochrony.
Trzeba również pamiętać, że wzór przemysłowy chroni wygląd produktu, a nie rozwiązanie techniczne jako takie. Cechy wyglądu wynikające wyłącznie z funkcji technicznej nie są objęte ochroną wzoru.
Kiedy zgłosić wzór przemysłowy?
Najbezpieczniej rozważyć ochronę prawną jeszcze przed premierą produktu.
Publiczne ujawnienie postaci produktu może nastąpić znacznie wcześniej niż pierwsza sprzedaż. Może nim być na przykład publikacja zdjęć w social mediach, pokazanie produktu na stronie internetowej, prezentacja na targach, rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej czy inne publiczne przedstawienie projektu.
Zarówno prawo unijne, jak i polskie przewiduj w określonych sytuacjach 12-miesięczny okres karencji dla ujawnień dokonanych przez twórcę lub jego następcę prawnego. Nie powinien on jednak zastępować prawidłowo zaplanowanej strategii zgłoszeniowej. UPRP również rekomenduje dokonanie zgłoszenia przed wprowadzeniem wzoru na rynek lub jego ujawnieniem.
Ma to szczególne znaczenie, jeżeli produkt ma być sprzedawany również poza Unią Europejską, ponieważ zasady dotyczące wcześniejszego ujawnienia mogą różnić się między państwami. W Polsce przy ocenie nowości bierze się pod uwagę również ujawnienia dokonane poza Polską. Oznacza to, że wcześniejsze publiczne pokazanie wzoru np. w Chinach może pozbawić go nowości również przy późniejszym zgłoszeniu w Polsce, jeżeli ujawnienie mogło dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo daną dziedziną i nie znajduje zastosowania jeden z ustawowych wyjątków, w szczególności właśnie 12-miesięczny okres karencji.
Wzór użytkowy: gdy wartością jest konstrukcja, a nie wygląd
Wzór przemysłowy i wzór użytkowy mają podobne nazwy, ale chronią coś innego.
Wzór przemysłowy chroni wygląd produktu. Wzór użytkowy chroni rozwiązanie techniczne dotyczące jego kształtu lub budowy.
W Polsce wzorem użytkowym może być nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się z funkcjonalnie powiązanych części o trwałej postaci.
W przypadku opakowania może to być przykładowo szczególna konstrukcja mechanizmu zamykającego, dozownika, uchwytu czy połączenia poszczególnych elementów.
Nie wystarczy więc, że rozwiązanie wygląda inaczej. Wartość wzoru użytkowego tkwi w jego technicznej konstrukcji.
Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane przez UPRP może trwać maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia.
Nie istnieje przy tym jednolity „wzór użytkowy UE” odpowiadający unijnemu wzorowi przemysłowemu. Jeżeli produkt ma być wprowadzany na większą liczbę rynków, trzeba odrębnie rozważyć sposób ochrony rozwiązania technicznego, w tym nawet ochronę patentową, zależnie od charakteru i złożoności rozwiązania technicznego, które ma być chronione.
To rozróżnienie jest szczególnie ważne przy projektowaniu opakowań. Wygląd zamknięcia może podlegać ochronie jako wzór przemysłowy, natomiast jego nowa konstrukcja techniczna może być oceniana pod kątem wzoru użytkowego. Jeden produkt może więc zawierać oba rodzaje chronionych rozwiązań.
Znak towarowy: gdy klient ma rozpoznawać markę
Znak towarowy pełni natomiast inną funkcję niż wzór przemysłowy czy użytkowy.
Jego zadaniem jest umożliwienie klientowi natychmiastowego rozpoznania, bez potrzeby głębszej analizy (tzw. „jednym aktem poznawczym”), że określone towary lub usługi pochodzą z tego samego źródła oraz odróżnienia ich od oferty konkurencji. Klient nie musi przy tym wiedzieć dokładnie, jaka spółka czy przedsiębiorca stoi za daną marką. Dlatego w przypadku produktu najczęściej jako znaki towarowe rejestruje się nazwę marki, nazwę produktu lub linii produktowej oraz logo.
Dobór klas: znak towarowy nie daje wyłączności na wszystko
Sama decyzja o zarejestrowaniu nazwy lub logo nie wystarcza. W zgłoszeniu znaku towarowego trzeba jeszcze wskazać towary i usługi, dla których znak ma być chroniony.
Służy do tego klasyfikacja nicejska, obejmująca 45 klas: klasy 1–34 dotyczą towarów, a klasy 35–45 usług.
W przypadku marki kosmetycznej znaczenie może mieć przykładowo towarowa klasa 3: “Kosmetyki (…)”, ze wskazaniem konkretnych kosmetyków, takich jak krem czy żel pod prysznic. Jeżeli firma prowadzi również sprzedaż detaliczną, np. za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, znaczenie może mieć także klasa 35, obejmująca m.in. usługi sprzedaży detalicznej w odniesieniu do kosmetyków. Nie oznacza to jednak, że rejestracja znaku dla takich usług zastępuje ochronę samych kosmetyków w klasie 3. Same towary i usługi związane z ich sprzedażą stanowią odrębne kategorie. Nie każda marka prowadzi własny kanał sprzedaży, dlatego nie każda będzie rzeczywiście potrzebowała ochrony znaku w klasie 35.
Przy wyborze zakresu ochrony trzeba więc ustalić nie tylko, w jakiej klasie znajduje się dany produkt, ale przede wszystkim prawidłowo sformułować konkretny wykaz towarów i usług.
To ważne również z praktycznego powodu: po dokonaniu zgłoszenia jego wykaz towarów lub usług można ograniczyć, ale nie można go później rozszerzyć o nowe towary, usługi lub klasy. Jeżeli potrzebna jest szersza ochrona, konieczne będzie kolejne zgłoszenie.
Dobór klas powinien więc uwzględniać zarówno aktualną działalność firmy, jak i realne plany rozwoju marki, rynki, na których ma być używana, oraz potencjalne konflikty z wcześniejszymi znakami.
Czy kształt produktu może być znakiem towarowym?
W pewnych przypadkach znakiem towarowym może być również kształt produktu albo jego opakowania.
Taka rejestracja jest jednak zazwyczaj trudniejsza.
Nie wystarczy, że butelka jest oryginalna, atrakcyjna wizualnie albo dobrze się sprzedaje. Jej kształt powinien pełnić funkcję znaku: pozwalać odbiorcom identyfikować pochodzenie handlowe produktu.
Klasycznym przykładem opakowania, które konsumenci mogą kojarzyć z konkretnym pochodzeniem handlowym nawet bez odczytywania nazwy marki, jest charakterystyczna konturowa butelka Coca-Coli.
Przepisy wyłączają również możliwość rejestracji niektórych oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości wynikających z charakteru towaru, niezbędnych do osiągnięcia efektu technicznego albo nadających towarowi znaczną wartość.
W przypadku charakterystycznego opakowania często racjonalna jest strategia etapowa.
Na początku marka może chronić nazwę i logo jako znaki towarowe, a wygląd produktu lub opakowania jako wzór przemysłowy.
Jeżeli z czasem sam kształt zacznie być postrzegany przez odbiorców jako oznaczenie pochodzenia handlowego produktu, można osobno ocenić możliwość jego rejestracji jako znaku towarowego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących niektórych kształtów.
Prawa autorskie: nie zapomnij o grafice, tekstach marketingowych i projektach
Opakowanie produktu to często nie tylko jego kształt.
Opakowanie produktu to często nie tylko jego kształt. Charakterystyczna ilustracja, wzór graficzny, projekt etykiety, fotografie, teksty marketingowe czy inne twórcze elementy mogą korzystać z ochrony prawa autorskiego.
Ochrona prawnoautorska nie wymaga rejestracji w EUIPO ani UPRP. Powstaje z mocy prawa, jeżeli dany projekt lub jego element spełnia przesłanki uznania go za utwór, czyli rezultat działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Nie oznacza to więc, że każdy element opakowania, strony internetowej czy materiałów marketingowych jest automatycznie chroniony.
Poza oceną, czy dany element stanowi utwór, z punktu widzenia przedsiębiorcy równie ważne jest ustalenie, komu przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów. Jeżeli etykietę, opakowanie, ilustracje, zdjęcia czy treści marketingowe przygotowała zewnętrzna agencja lub freelancer, samo zlecenie pracy i opłacenie faktury nie oznacza automatycznie nabycia autorskich praw majątkowych.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to konieczność złożenia własnoręcznego podpisu albo użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Same ustalenia mailowe nie wystarczą do skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Dlatego przy współpracy z projektantem, agencją czy freelancerem warto sprawdzić nie tylko, czy prawa zostały przeniesione, ale również w jakim zakresie, na jakich polach eksploatacji i czy firma może np. modyfikować projekt, wykorzystywać go w reklamie, w internecie, na opakowaniach czy w kolejnych wersjach produktu.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Nie wszystko, co jest wartościowe w produkcie, powinno zostać zarejestrowane. Rejestracja zwykle wiąże się z ujawnieniem jej przedmiotu do publicznej wiadomości w odpowiedniej bazie danych.
W przypadku kosmetyku istotnym aktywem może być np. jego receptura, nieujawniony proces produkcyjny, konkretne parametry technologiczne, sposób organizacji produkcji, dane dotyczące dostawców czy inne know-how.
Takie informacje mogą w określonych warunkach stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nie wystarczy jednak samo uznanie informacji przez firmę za „poufną”. Musi ona mieć wartość gospodarczą, nie może być powszechnie znana lub łatwo dostępna dla osób zwykle zajmujących się tego rodzaju informacjami, a przedsiębiorca powinien przy zachowaniu należytej staranności podjąć działania służące utrzymaniu jej w poufności. Do takich działań należą między innymi zawieranie umów o zachowaniu poufności, w tym odpowiednie postanowienia umów z pracownikami, agencjami marketingowymi i podwykonawcami, ograniczanie dostępu do dokumentacji, kontrola uprawnień dostępowych w systemach informatycznych czy wewnętrzne procedury dotyczące utrzymywania w tajemnicy informacji poufnych.
Dlatego przy planowaniu ochrony produktu warto zadać sobie nie tylko pytanie: „co powinniśmy zarejestrować?” ale również: „czego nie powinniśmy ujawniać i jak zachować to w poufności?”
Opakowanie konkurenta jest bardzo podobne. Czy to już naruszenie?
Niekoniecznie.
W praktyce rzadko zdarza się, że konkurent kopiuje produkt element po elemencie. Częściej zmienia nazwę, kolorystykę lub kilka szczegółów, pozostawiając jednak podobne ogólne wrażenie.
Wtedy trzeba ustalić, jakie prawa własności intelektualnej chronią oryginalny produkt i jaki jest ich zakres.
W przypadku wzoru przemysłowego znaczenie będzie miało m.in. to, czy produkt konkurenta wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie, z uwzględnieniem zakresu swobody twórczej, czy jednak będzie to takie samo ogólne wrażenie, jakie wywołuje nasz produkt.
W przypadku wzoru użytkowego trzeba ocenić, czy rozwiązanie techniczne zastosowane przez konkurenta wchodzi w zakres udzielonego prawa ochronnego na wzór użytkowy.
W przypadku znaku towarowego analizuje się używanie chronionego oznaczenia oraz właściwe dla danego przypadku przesłanki naruszenia, w tym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.
Przy prawie autorskim istotne będzie natomiast to, czy konkurent przejął chronione elementy twórcze projektu.
Jeżeli przedmiotem ochrony jest tajemnica przedsiębiorstwa, trzeba ustalić m.in., czy konkurent wszedł w posiadanie poufnych informacji i czy doszło do ich bezprawnego pozyskania, wykorzystania lub ujawnienia.
W Polsce, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy, znaczenie mogą mieć również przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczące naśladownictwa produktu mogącego wprowadzać klientów w błąd.
Dlatego samo stwierdzenie, że produkt konkurenta „wygląda prawie tak samo”, nie wystarcza jeszcze, aby stwierdzić naruszenie prawa. Trzeba sprawdzić, które konkretne elementy zostały skopiowane i czy są one objęte ochroną prawną, np. jako wzór przemysłowy, znak towarowy albo utwór. Dopiero wtedy można ocenić, czy istnieją podstawy do podjęcia działań przeciwko konkurentowi i jakie dowody będą potrzebne w ewentualnym procesie sądowym.
Jak zadbać o ochronę prawną marki produktu przed premierą?
Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań.
Co klient ma zapamiętać? Nazwę, logo, charakterystyczny kształt produktu czy wygląd opakowania?
Co konkurent najłatwiej może skopiować? I które z tych elementów mają realną wartość biznesową?
Czy wartość produktu tkwi tylko w wyglądzie, czy również w jego konstrukcji lub sposobie działania? To może zdecydować o wyborze między wzorem przemysłowym, wzorem użytkowym i patentem.
Jakie prawa firma już posiada? Jest to szczególnie ważne, jeżeli produkt, logo lub opakowanie zaprojektowała zewnętrzna agencja, grafik, projektant albo inny podwykonawca.
Jakich informacji nie chcemy ujawniać? Receptura, proces produkcyjny lub inne know-how mogą wymagać zupełnie innego podejścia niż elementy przeznaczone do rejestracji.
Dla jakich towarów i usług będzie używana marka? Przy objęciu marki ochroną prawną na podstawie prawa rejestracji znaku towarowego trzeba od początku prawidłowo dobrać wykaz towarów i usług oraz klasy nicejskie.
Na jakich rynkach produkt będzie sprzedawany? Strategia ochrony produktu w Polsce lub UE może wyglądać inaczej niż przy planowanej ekspansji na kilka kontynentów.
W przypadku nowego produktu nie zawsze trzeba rejestrować wszystko, co teoretycznie zarejestrować można.
Dobra strategia ochrony polega raczej na wybraniu tych elementów, które są najbardziej charakterystyczne, wartościowe i podatne na skopiowanie, ustaleniu, komu przysługują prawa, oraz dobraniu odpowiednich instrumentów ochrony.
Czasem wystarczy znak towarowy. W innym przypadku sensowną strategię może tworzyć jednocześnie znak towarowy, wzór przemysłowy, wzór użytkowy lub patent, odpowiednio zabezpieczone prawa autorskie oraz ochrona części know-how jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Najlepiej podjąć te wszystkie decyzje przed publicznym pokazaniem produktu. Wtedy możliwości ochrony są zwykle najszersze, a strategię można dopasować do planowanej premiery, zakresu działalności i rynków, na których marka chce działać.
Jeżeli przedsiębiorstwo ma już więcej marek, projektów, technologii, umów i innych potencjalnych aktywów IP, pomocne może być wcześniejsze przeprowadzenie IP Scan, który pozwala spojrzeć na własność intelektualną firmy również jako całości, a nie tylko przez pryzmat pojedynczych rejestracji związanych z konkretnym produktem.
Nie chodzi o zgłaszanie wszystkiego na wszelki wypadek. Najwięcej sensu ma ochrona tych elementów, które klient rozpoznaje i które konkurent mógłby wykorzystać, aby przejąć wartość wypracowaną przez Twoją markę.
Jeżeli przygotowujesz nowy produkt lub opakowanie i chcesz ustalić, które jego elementy warto chronić oraz w jaki sposób, mogę przeanalizować projekt i pomóc dobrać odpowiednią strategię ochrony: Omów swoją sprawę. A jeśli chcesz zrozumieć i zarządzać swoją własnością intelektualną, zapraszam na IP Scan.
